Por Marietta Flores y Kelly Sánchez – Especialistas en Propiedad Intelectual en OMC Abogados & Consultores
Es usual que las marcas farmacéuticas contengan términos de uso común, es decir, que suelan formarse de la conjunción de elementos como prefijos, sufijos o palabras de uso común que evocan de alguna forma una idea sobre las propiedades del producto, sus principios activos, su función terapéutica, asimismo, pueden aludir a un componente del medicamento o al órgano para el cual se prescriben.
Los términos de uso común, son así considerados por dos motivos: o por ser parte de la conformación de varias marcas o por ser evocativos del producto o de alguna de sus características. Por ser de uso común cualquier persona tiene la libertad de incluirlos en una marca, siempre que ésta no resulte ser confundible con otras marcas de otros titulares.
Por ejemplo, un prefijo de uso común en la clase 5 es el prefijo CORTI que puede hacer alusión al principio activo Corticosteroide o al término Cortisona y el cual se encuentra presente en la conformación de diversas marcas registradas a favor de distintos titulares, tales como: CORTIFLEX, CORTIDERM 10, CORTIMED, CORTICREM, CORTIFENOL¹, etc.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en reiterada jurisprudencia que los prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común que se usen en las marcas no pueden ser objeto de monopolio o de uso exclusivo de un solo titular, pues al tratarse de vocablos usuales no se puede impedir que el público en general los use.
Usualmente se suele argumentar que al estar ante signos que identifican productos que inciden directamente en la salud y que tienen consecuencias en el cuerpo humano, el consumidor prestará un nivel de atención alto y especial cuidado al momento de adquirirlos. Esto ha sido reconocido en diversa jurisprudencia del INDECOPI, donde se ha señalado que: “tratándose de productos farmacéuticos a que se refieren los signos en cuestión, es razonable asumir que el consumidor, al adquirir tales productos, hará un detenido examen en función de sus necesidades²”.
Sin embargo, esto no es suficiente para desestimar el riesgo de confusión, ya que al estar ante marcas que distinguen productos farmacéuticos y que comparten partículas de uso común, cuya denominación podría resultar ser muy similar, el consumidor sí podría ser inducido a confusión, es decir, éste podría adquirir un producto en la creencia que está adquiriendo otro, lo que se conoce como confusión directa o podría pensar que el producto tiene un origen empresarial distinto del que en realidad tiene, lo que se denomina confusión indirecta.
Por eso es muy importante que en este tipo de signos los elementos adicionales que acompañan al término común, ya sean figurativos o denominativos, logren darle una distintividad suficiente que permita identificar y diferenciar el origen empresarial del producto y evitar así el riesgo de confusión, como también evitar que el signo se convierta en descriptivo ya que eso lo llevaría a incurrir en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486³, lo que haría imposible su protección.
