Por Ricardo Enrique Antequera, of counsel de Antequera Parilli & Rodríguez (Venezuela)
La reciente decisión del 17 de enero de 2025 del Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) de los Estados Unidos en el caso Plumrose Holding Ltd. v. USA Ham LLC, puede representar un hito en la protección de la reputación o goodwill de marcas extranjeras en este país.
Esta resolución no es un hecho aislado, sino una muestra del creciente desafío que enfrentan las autoridades locales ante el fenómeno de las migraciones y el intento de aprovechamiento de la reputación ajena construida a través de marcas famosas en su lugar de origen.
Con una migración que supera los 800.000 ciudadanos en EE. UU., según datos del Migration Policy Institute (2023), las marcas venezolanas se enfrentan constantemente al uso no autorizado de marcas que evocan la identidad nacional, conocido también como “el mercado de la nostalgia”.
El caso Plumrose Holding Ltd. v. USA Ham LLC
El caso tiene su origen cuando la empresa local USA Ham LLC intentó registrar la marca LA MONTSERRATINA en los Estados Unidos para productos cárnicos. Plumrose Holding Ltd., titular de la marca en Venezuela y con una trayectoria consolidada en el sector de embutidos, presentó oposición ante el TTAB argumentando que la marca era reconocida por la diáspora venezolana en EE. UU. y que su uso por parte de un tercero no autorizado constituía un aprovechamiento indebido de su goodwill que resulta en un daño reputacional.
El TTAB determinó que el público relevante no debía limitarse al consumidor estadounidense en general, sino que debía incluir a la población venezolana residente en EE. UU., a la cual estaba dirigido expresamente el producto, un reconocimiento clave contra el aprovechamiento indebido de la reputación de marcas extranjeras.
En este caso, además de la identidad entre las dos marcas, incluyendo los empaques de los productos, los factores claves que fueron probados, entre otros, fueron los siguientes:
a) Los directivos de USA Ham LLC tenían conocimiento pleno de la marca LA MONTSERRATINA de Plumrose al momento de seleccionar cómo identificar su producto en EE. UU.
b) Las ventas del producto de USA Ham LLC estaban dirigidas particularmente a mercados de alta presencia de población migrante venezolana y en tiendas con una disponibilidad amplia de productos de origen venezolano.
c) Que consumidores le escribieron en las cuentas de redes sociales de Plumrose preguntando sobre la disponibilidad del producto LA MONTSERRATINA en el mercado de EE. UU., o algunos, simplemente, alertando a Plumrose de la presencia de los productos de USA Ham LLC.
d) Que incluso los puntos de venta del producto de USA Ham LLC reconocieron haberse confundido sobre el origen empresarial del producto, uno de ellos declarando que “conozco la marca La Montserratina desde hace casi 40 años como marca de productos embutidos en Venezuela. Cuando USA Ham me ofreció vender productos cárnicos a mi empresa, bajo la marca La Montserratina, inmediatamente reconocí la marca como la que conocía y realicé un pedido”.
e) También uno de los puntos de venta de los productos de USA Ham LLC realizó publicidad en sus redes sociales, haciendo un vínculo directo a las redes de Plumrose, demostrando así la confusión que generaba el origen del producto.
Por su parte, las defensas de USA Ham LLC se centraron, entre otros, en los siguientes argumentos:
1) La existencia en el etiquetado del producto de las menciones de la fabricación por USA Ham LLC y Made in USA evitarían cualquier tipo de confusión con respecto al origen del producto.
2) Y que no puede existir daño reputacional a la marca o a Plumrose si no existe evidencia de una “experiencia negativa” con los productos y que esa experiencia sea atribuida al origen empresarial de Plumrose.
Sobre el primero, el TTAB lo descarta afirmando que el logotipo de USA Ham es notoriamente más pequeño que la marca principal LA MONTSERRATINA, e, incluso en conjunto con la declaración de Made in USA, los consumidores estadounidenses familiarizados con la reputación de Plumrose, y que eventualmente notaran el logotipo más pequeño de USA Ham, simplemente pensarían que se trata de la filial o licenciatario de Plumrose con sede en EE. UU.
Sobre el segundo, el TTAB afirmó que uno de los activos claves que protege la ley es la capacidad del titular de la marca para controlar su reputación y que está representada de forma única por la marca. Cuando un tercero no autorizado utiliza la marca para tergiversar o causar confusión o error en cuanto al origen empresarial, ese control se pierde, dejando la reputación del titular original al capricho de un tercero no relacionado, en detrimento del titular de la marca, conceptos estos que reiteran lo que fue expresado por el mismo TTAB en un caso similar en 2014 y denominado Consumer Care AG v. Belmora LLC.
El TTAB concluye sobre las defensas de USA Ham LLC, afirmando que resulta poco creíble considerar que la copia aquí no tiene nada que ver con la reputación de Plumrose dentro de los EE. UU. En cambio, de acuerdo a toda la evidencia presentada, se refleja claramente un intento calculado y multifacético de capitalizar la reputación de Plumrose sobre sus productos cárnicos e identificados con la marca LA MONTSERRATINA, con al menos algunos consumidores estadounidenses.
Pero quizá lo más relevante de la decisión del TTBA para las futuras consideraciones sobre casos de aprovechamiento de la reputación ajena y el mercado de la nostalgia, es la consideración del daño, lo cual tradicionalmente, salvo excepciones como el citado caso de 2014, requeriría del uso efectivo de la marca infringida en los Estados Unidos. En términos más claros, el principio general es que no existiría daño si no hay reputación, y esta no puede existir si la marca no es usada en el mercado de EE. UU.
Pero en este caso en concreto, el TTBA ha considerado que Plumrose logró demostrar suficientemente que su reputación comercial a través de la marca LA MONTSERRATINA se extiende a los consumidores estadounidenses, en particular a la población venezolana que vive en Estados Unidos y que la actividad de USA Ham LLC está dañando esta reputación al apropiarse del control de la misma.
Aunque el TTBA reconoce que los casos que discuten los daños a la reputación de una marca generalmente involucran a productos y servicios que son comercializados en el mercado estadounidense, afirma que el daño generado por la pérdida de control sobre la propia reputación está comprendido dentro del ámbito de la ley.
Concluyendo entonces que la tergiversación de la fuente empresarial de un producto se encuentra comprendido dentro de lo que la ley define como “uso engañoso” y que esto puede ocurrir incluso cuando el titular originario aún no está usando la marca en los EE.UU. pero su reputación comercial se extiende a los EE.UU, como ha sido probado en el caso de la marca LA MONTSERRATINA.
El mercado de la nostalgia y el uso indebido de marcas
El mercado de la nostalgia es un fenómeno comercial en el que productos emblemáticos de un país se venden a comunidades migrantes en el extranjero, apelando a su sentido de identidad y recuerdos de origen. En el caso venezolano, marcas como Leche La Campiña, Toddy, Crema de Arroz Polly o Frescolita han sido comercializadas en EE. UU. sin vinculación con sus titulares originales en Venezuela.
Históricamente, el ejercicio de acciones en contra de este tipo de conductas en EE. UU. ha enfrentado obstáculos legales significativos, entre ellos:
1. La necesidad de demostrar uso efectivo en el comercio: En principio, la legislación estadounidense en materia de marcas otorga derechos de registro y protección con base en el uso real en el mercado estadounidense.
2. Evidencia de pérdida económica: Los tribunales regularmente han exigido pruebas de que el titular original ha sufrido una pérdida de ventas debido al uso indebido de su marca.
3. Reconocimiento por parte del consumidor estadounidense: Para alegar confusión o dilución, se requiere demostrar que el consumidor en EE. UU. tenía un conocimiento previo de la marca extranjera.
El TTAB, al aceptar que el público relevante para la evaluación del daño reputacional incluye a la diáspora venezolana en EE. UU., a la cual estaba dirigido expresamente el producto, y que la pérdida del control reputacional puede ocurrir aunque la marca no se encuentre en uso en Estados Unidos, introduce una nueva vía para la protección de marcas extranjeras en un contexto de migración masiva.
Oportunidades para empresarios venezolanos
La decisión en el caso Plumrose Holding Ltd. v. USA Ham LLC abre nuevas oportunidades para que empresarios venezolanos puedan defender sus marcas en EE. UU., incluso si aún no han iniciado operaciones en el país y mientras se exploran vías para la exportación.
Para ello, es muy importante implementar un sistema de vigilancia de marcas para detectar intentos de registro por terceros y realizar búsquedas periódicas en bases de datos de la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos y en mercados digitales donde se comercialicen productos dirigidos a la diáspora venezolana, además de evaluar esquemas de licenciamiento con distribuidores en EE. UU., para fortalecer su presencia y sus derechos en este país.
Obviamente también deben estudiarse con detalle las posibilidades de registrar cada marca de interés ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), lo que fortalece la capacidad de emprender acciones legales contra infractores. Dado que el registro de marcas en EE.UU. requiere uso en el comercio o una marca registrada en el extranjero, las empresas que no tengan planes inmediatos de vender en EE.UU. deberían primero asegurarse de haber solicitado el registro de sus marcas en Venezuela o en su país de origen. Esto les permitirá utilizar dicho registro extranjero como base para una solicitud en EE.UU. bajo la Sección 44(e) de la Ley Lanham.
El caso Plumrose Holding Ltd. v. USA Ham LLC representa un avance en la protección de marcas extranjeras en EE. UU., brindando a los empresarios venezolanos herramientas para impedir que terceros exploten indebidamente su reputación en el mercado de la nostalgia. Esta decisión refuerza la necesidad de actuar de manera preventiva y estratégica para asegurar la preservación del valor de las marcas venezolanas en el exterior.
Las empresas venezolanas deben considerar esta decisión como un llamado a la acción para proteger activamente sus activos de propiedad intelectual en el extranjero, asegurando que su reputación y trayectoria no sean explotadas sin su consentimiento.
