Cuando una empresa se prepara para crecer (ya sea expandiéndose a nuevos mercados, licenciando su marca a un socio local, o buscando inversores que financien esa expansión) suele revisar con cuidado sus números, su estructura societaria y su situación tributaria. La propiedad intelectual rara vez recibe el mismo nivel de atención: se la trata como un asunto secundario, casi administrativo o un gasto legal antes que un activo del negocio. Y recién se le presta atención cuando el descuido ya se convirtió en un problema: una marca que no se puede usar en el país al que la empresa quiere expandirse porque otro ya la registró antes, un contrato de licencia mal armado, o un inversor que, al revisar los activos de la empresa durante una due diligence, no encuentra los documentos que prueben que el software o la tecnología le pertenecen realmente.

Más de una vez tuve que explicarle a un cliente que el problema que enfrenta no es nuevo, sino que llevaba años latente. Detrás de una marca no registrada, de una licencia sin cláusulas claras o de un software sin titular definido, casi siempre hay un mismo origen: un trámite que se fue postergando mes a mes, un contrato que nadie firmó porque «ya se sabía» cómo iban a manejarse las cosas. Son descuidos que no generan consecuencias inmediatas, y por eso, precisamente, suelen quedar sin resolver: el riesgo se acumula en silencio, sin fecha límite ni urgencia visible, hasta que llega el momento de expandirse, y la empresa descubre que construyó valor sobre una base que no era tan sólida como parecía.

Cuando la marca ya no es tuya en el país al que querés llegar

Una empresa paraguaya que exporta con éxito sus productos decide, después de varios años de operación local, dar el paso hacia un mercado vecino. Tiene una marca consolidada, clientes que la reconocen, una identidad construida con esfuerzo. Lo que no tiene es el registro de esa marca en el país al que quiere ingresar. Y cuando finalmente lo solicita, se encuentra con dos escenarios posibles, igual de complicados: que alguien ya haya registrado exactamente esa marca antes o que exista una marca similar de un tercero que genere riesgo de confusión con la suya, dejándola sin la posibilidad de inscribirla. En cualquiera de los dos casos, la empresa se encuentra frente a una barrera que no anticipó, justo cuando ya invirtió en construir su presencia en ese nuevo mercado.

Esto ocurre con más frecuencia de la que se imagina, y no necesariamente por mala fe de terceros. Como regla general en la mayoría de los sistemas registrales de la región, el derecho sobre una marca nace con su inscripción, no con el uso que se le haya dado en otro país. Da igual cuántos años lleve la empresa operando bajo ese nombre en su mercado de origen: esa trayectoria, por sí sola, no equivale a tener la marca registrada en el país de destino, ni sustituye ese registro frente a la autoridad correspondiente.

Existe, sin embargo, una herramienta que muchas empresas desconocen y que puede evitar justamente este problema: el derecho de prioridad previsto en el Convenio de París. Si la empresa ya solicitó el registro de su marca en su país de origen, tiene un plazo de seis meses desde esa solicitud para presentar la misma solicitud en cualquier otro país miembro del Convenio (que incluye a la gran mayoría de los países de la región) invocando esa prioridad. Esto significa que, aunque un tercero solicite la misma marca en el país de destino dentro de ese plazo, la solicitud original prevalece, como si se hubiera presentado en su fecha inicial. Es una ventana breve, pero que muchas empresas dejan pasar simplemente porque no saben que existe. A esto se suma otra protección del mismo Convenio: si la marca ya está registrada en el país de origen, el país de destino debe aceptarla «tal cual es» (en su misma forma) salvo excepciones puntuales, aunque esto no reemplaza la necesidad de registrarla allí.

Pero cuando esa ventana de prioridad ya se cerró, o cuando el obstáculo es una marca idéntica o similar previamente registrada, la empresa que llega a esta situación tiene, en general, algunas alternativas, y ninguna es sencilla. Puede negociar con quien registró la marca primero, generalmente para comprarle esa marca o acordar su cesión, lo que casi siempre implica pagar un valor elevado por algo que la empresa consideraba propio desde antes de que existiera ese registro. Puede iniciar un proceso para intentar recuperar el uso del nombre, con los costos, los tiempos y la incertidumbre que cualquier litigio conlleva. Y en los casos más extremos, si ninguna de esas vías prospera dentro de los tiempos que el negocio necesita, la empresa puede verse obligada a resignar el ingreso a ese mercado bajo su propia marca, o directamente a postergar la expansión. En cualquiera de esos escenarios, lo que iba a ser una expansión planificada se convierte en un obstáculo que pudo evitarse con el asesoramiento adecuado para confirmar la disponibilidad y factibilidad del registro en ese país, en las clases relevantes para su actividad, antes de tomar la decisión de entrar y no después.

Licenciar la marca sin instrucciones claras

Hay empresas que, para expandirse a un nuevo mercado, no abren una operación propia: prefieren licenciar su marca a un distribuidor local, que la usa para vender sus productos o replicar su modelo de negocio en ese país. Es una vía más rápida y con menos inversión que fundar una filial, y funciona bien mientras el contrato de licencia que la respalda esté bien armado. El problema aparece cuando ese contrato es informal, genérico, o directamente no existe, porque la relación empezó de confianza y «ya se sabía» cómo se iban a manejar las cosas.

Un contrato de licencia mal definido deja abiertas preguntas que, tarde o temprano, generan conflicto. ¿El licenciatario tiene exclusividad en ese país, o la empresa puede licenciar a otros en el mismo territorio? ¿Puede el licenciatario expandirse a países vecinos con esa misma marca, o su uso está limitado a un mercado puntual? ¿Qué estándares de calidad debe respetar al usar la marca, y quién controla que los cumpla? Sin cláusulas claras sobre territorio, exclusividad y control de calidad, la empresa licenciante pierde buena parte del manejo sobre su propia marca, aunque siga siendo, en el papel, su titular.

El riesgo más serio aparece cuando tampoco se definió con claridad la salida: en qué condiciones se puede terminar la licencia, con qué anticipación, y qué pasa con el uso de la marca una vez terminada la relación. Sin eso, la empresa puede quedar atada a un socio con el que ya no quiere seguir trabajando, sin poder recuperar el control de su marca en ese mercado sin un litigio. Y en los casos más extremos, si el licenciatario llegó a registrar esa marca a su propio nombre en ese país (algo que un contrato bien armado debería impedir expresamente), la empresa puede perder el control de su propia marca en el mercado que ella misma ayudó a construir.

Licenciar una marca no es solo autorizar su uso: es definir, por escrito, hasta dónde llega esa autorización y qué pasa cuando la relación termina. Lo que iba a ser una forma ágil de expandirse sin gran inversión, se convierte en una fuente de conflicto cuando esas condiciones no se pactaron con la misma seriedad que cualquier otro activo central del negocio.

El software sin dueño claro, ni reglas claras de uso

El tercer escenario que se repite cada vez con más frecuencia ocurre en empresas de base tecnológica que atraviesan procesos de inversión o adquisición. Es durante el due diligence, cuando un inversor o comprador revisa en detalle los activos del negocio, donde se pone a prueba algo que hasta entonces nadie había cuestionado: la titularidad del software que sostiene la operación.

La situación se repite con variantes, pero el núcleo es siempre el mismo. El código fue desarrollado por distintas personas a lo largo del tiempo (empleados, un freelancer contratado puntualmente, una software factory externa, cofundadores que después se fueron) y nunca existió un acuerdo formal de cesión de derechos. La empresa lo usa, lo explota, construye su modelo de negocio sobre él, pero no puede demostrar con claridad documental que es su titular exclusivo. Mientras no hay un tercero exigente revisando esos papeles, el problema permanece invisible.

El error es asumir que la titularidad se da por sobreentendida. Cuando el desarrollo lo hace un empleado bajo relación de dependencia, suele existir una presunción legal a favor del empleador. Cuando quien programa es un freelancer contratado puntualmente, en cambio, se trata de una obra por encargo, y su titularidad se rige, ante todo, por lo que las partes hayan pactado. Algo similar ocurre cuando el desarrollo lo hizo un cofundador de la empresa, a título personal, antes o al margen de cualquier relación de dependencia: en ese caso, el software es de él, salvo que exista una cesión expresa a favor de la empresa, o que la empresa haya actuado como lo que se conoce como «productor» del desarrollo. Y es justamente en esta figura del productor donde el caso de una software factory merece un cuidado particular, porque muchas veces actúa en esa calidad (organizando, coordinando y encargando el desarrollo) y en esa calidad puede existir una presunción legal a su favor si nada se pactó expresamente al respecto. Esto significa que, según quién encargó el desarrollo y bajo qué figura, la titularidad puede terminar en manos distintas de las que la empresa asumía, incluso sin mala fe de nadie. La empresa puede haber pagado por el trabajo, pero pagar por el desarrollo no equivale, por sí solo, a ser titular del resultado.

De ahí la importancia de contar, en cualquiera de estos escenarios, con un contrato de cesión de derechos que deje esa titularidad en claro. Pero no alcanza con que ese contrato exista: tiene que definir con precisión tres cosas. Primero, el alcance del desarrollo, es decir, qué parte del software o de la tecnología está efectivamente cubierta por la cesión. Segundo, la titularidad, quién es el dueño de los derechos una vez terminado el desarrollo. Y tercero, la explotación, qué puede hacer la empresa con ese software: usarlo, modificarlo, sublicenciarlo, venderlo. Ninguno de estos puntos se sobreentiende, y la exclusividad, en particular, debe pactarse de forma expresa. Si el contrato no lo dice, el autor conserva la posibilidad de seguir explotando ese mismo desarrollo, o incluso de cedérselo a otro, sin que la empresa pueda impedirlo.

Ordenar esto después de que el software ya fue creado es riesgoso, caro y, en algunos casos, directamente imposible: depende de la voluntad del autor de firmar un contrato que en su momento no firmó. Y es precisamente en el momento del due diligence donde esa falta de previsión sale a la luz. Ante la falta de claridad sobre la titularidad, el comprador o inversor no asume que todo está en orden: asume el riesgo opuesto. Pide aclaraciones, condiciona el cierre de la operación a que se subsanen los acuerdos faltantes, o directamente ajusta la valuación a la baja para compensar la incertidumbre. Lo que para la empresa era un activo central de su negocio termina pesando como un pasivo no reconocido, justo frente a quien iba a evaluarla con más rigor.

Construir en años, perder en un descuido

Estos tres escenarios, comparten una misma lógica de fondo: la propiedad intelectual se descuida y se posterga. Se posterga el registro de la marca en el mercado al que se quiere llegar, se posterga blindar por escrito los términos de una licencia, se posterga formalizar la cesión de derechos sobre el software que sostiene el negocio. Y se posterga hasta el momento en que la empresa está más expuesta: frente a un registro extranjero ya ocupado, frente a un socio licenciatario con el que la relación se rompió, o frente a un inversor que audita cada detalle. En los tres casos, el margen para resolver el problema con tranquilidad ya se perdió.
Lo que distingue a las empresas que atraviesan estos momentos sin sobresaltos no es haber tenido más suerte, sino haber tratado su propiedad intelectual como parte de su estrategia de negocio desde el inicio, y no como un trámite que se resuelve cuando sobra tiempo. Registrar a tiempo, licenciar con las condiciones claras, ceder por escrito lo que corresponde: son decisiones que se deben tomar, mucho antes de que una expansión, una inversión o una venta las vuelva urgentes. Porque la propiedad intelectual, como cualquier activo estratégico de expansión, se construye en años. Y se puede perder en un descuido.

Por Miriam Teresa Colmán, abogada en Altra Legal