Por Kelly Sánchez – Especialista en Propiedad Intelectual en OMC Abogados & Consultores
El uso efectivo de una marca es una obligación esencial del titular del registro. Sin embargo, en el Sistema Marcario Peruano, que es constitutivo y se basa en la inscripción registral (a diferencia del sistema anglosajón), no se exige el uso previo para obtener el registro de una marca. Esto ha permitido que muchos registros se otorguen a marcas que nunca han sido usadas o lo han sido solo temporalmente.
Ante ello, la figura de la cancelación por falta de uso se convierte en una herramienta clave para liberar marcas inactivas y permitir su uso a quienes tienen intención real de explotarlas. Esta figura también actúa como defensa frente a oposiciones y denegaciones por marcas similares registradas.
La Decisión 486 de la Comunidad Andina, en su artículo 165, regula esta figura estableciendo dos tipos de cancelación:
- Cancelación total: Cuando no hay uso durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación sin causa justificada.
- Cancelación parcial: Si la falta de uso solo afecta a algunos productos o servicios, se limita el registro a aquellos con uso comprobado.
La interpretación de la cancelación parcial ha sido compleja, ya que en esta modalidad no solo se tomará en cuenta la idoneidad de pruebas de uso que presente el titular, sino también la identidad o similitud de los productos y/o servicios, lo que ha llevado a que INDECOPI llegue a emitir hasta dos precedentes de observancia obligatoria respecto a su aplicación:
- Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI (marca “PETALO”): Canceló parcialmente el registro para una lista amplia de productos de papel, manteniéndolo solo para “papel higiénico”, estableciendo que:
o Si el uso se prueba para un producto detallado en la lista, el registro se mantiene para ese producto.
o Si se prueba para un producto similar o incluido en un género descrito, se mantiene el registro para ese género.
- Resolución N° 2076-2016/TPI-INDECOPI (marca “CORONA”): Inicialmente distinguía “herramientas de mano”, pero solo se probó el uso para “arcos para carnicero”. En primera instancia no se canceló, pero tras apelación, el Tribunal canceló la marca parcialmente, manteniéndola vigente solo para el producto específico probado. Esta decisión, revocó el criterio establecido en el precedente anterior, debido a que se advirtió que no todos los productos dentro de un género necesariamente guardan similitud, por lo que proteger todo el género resultaba excesivo.
Gracias a esta resolución, la accionante pudo registrar la marca “CORONA” para “cortaúñas”, ya que una vez limitada la marca previa a “arcos para carnicero”, no existía riesgo de confusión, logrando así coexistir en el mercado.
Este caso plantea si efectivamente la cancelación es una estrategia infalible, sin embargo, la respuesta es no, ya que el principio de especialidad sigue prevaleciendo: solo será posible la coexistencia de marcas idénticas o similares siempre y cuando no exista vinculación entre sus productos o servicios que puedan generar riesgo de confusión al consumidor.
Un ejemplo de ello es la Resolución N° 0007548-2018/DSD-INDECOPI, donde se denegó el registro de la marca “RAE” para ropa interior pese a haberse solicitado la cancelación de una marca similar. El titular anterior probó el uso de “RAE” solo para sostenes, los cuales están vinculados con la ropa interior solicitada, por lo que, aunque se canceló parcialmente, el riesgo de confusión persistió y el registro fue denegado.
En conclusión, la cancelación parcial no debe ser entendida como un mecanismo para la coexistencia de marcas idénticas y similares que generarían riesgo de confusión en los consumidores, sino más bien como una forma de reflejar del modo más preciso la realidad del uso de la marca, favoreciendo así una competencia leal en el mercado.
