Quando uma empresa se prepara para crescer — seja expandindo para novos mercados, licenciando sua marca para um parceiro local ou buscando investidores para financiar essa expansão — ela normalmente revisa cuidadosamente suas finanças, estrutura corporativa e situação tributária. A propriedade intelectual raramente recebe o mesmo nível de atenção: muitas vezes é tratada como uma questão secundária, quase uma tarefa administrativa ou uma despesa jurídica, em vez de um ativo empresarial. E só recebe a atenção que merece quando a negligência já se tornou um problema: uma marca que não pode ser usada no país para o qual a empresa deseja expandir porque outra pessoa já a registrou, um contrato de licenciamento mal redigido ou um investidor que, durante a due diligence, não consegue encontrar os documentos que comprovem que o software ou a tecnologia realmente lhe pertence.

Mais de uma vez tive que explicar a um cliente que o problema que ele enfrenta não é novo, mas sim algo que vem se acumulando há anos. Por trás de uma marca não registrada, uma licença sem cláusulas claras ou um software sem proprietário definido, quase sempre há a mesma origem: um processo que foi adiado mês após mês, um contrato que ninguém assinou porque “já se sabia” como as coisas seriam feitas. São descuidos que não geram consequências imediatas, e é justamente por isso que tendem a ficar sem solução: o risco se acumula silenciosamente, sem prazo ou urgência aparente, até que chega o momento da expansão e a empresa descobre que construiu valor sobre uma base que não era tão sólida quanto parecia.

Quando a marca não é mais sua no país que você deseja alcançar

Uma empresa paraguaia que exporta seus produtos com sucesso decide, após vários anos de operação local, expandir para um mercado vizinho. Ela possui uma marca consolidada, clientes reconhecidos e uma identidade cuidadosamente elaborada. O que lhe falta é o registro da marca no país de destino. E quando finalmente solicita o registro, depara-se com dois cenários igualmente complicados: ou alguém já registrou exatamente a mesma marca, ou existe uma marca similar de terceiros, criando risco de confusão e impedindo o registro. Em ambos os casos, a empresa enfrenta uma barreira inesperada, justamente quando investiu na construção de sua presença nesse novo mercado.

Isso acontece com mais frequência do que você imagina, e não necessariamente por má-fé de terceiros. Como regra geral, na maioria dos sistemas de registro de marcas da região, os direitos de marca são adquiridos no momento do registro, e não pelo uso em outro país. Não importa quantos anos uma empresa opere com esse nome em seu mercado de origem: esse histórico por si só não equivale ao registro da marca no país de destino, nem substitui tal registro junto à autoridade competente.

No entanto, existe uma ferramenta que muitas empresas desconhecem e que pode evitar precisamente esse problema: o direito de prioridade previsto na Convenção de Paris. Se uma empresa já tiver solicitado o registro de sua marca no país de origem, ela tem seis meses a partir dessa data para apresentar o mesmo pedido em qualquer outro país membro da Convenção (que inclui a grande maioria dos países da região), invocando essa prioridade. Isso significa que, mesmo que um terceiro solicite o registro da mesma marca no país de destino dentro desse período, o pedido original prevalece, como se tivesse sido apresentado na data inicial. É uma janela de oportunidade breve, mas que muitas empresas perdem simplesmente por desconhecerem sua existência. Além disso, a Convenção oferece outra proteção: se a marca já estiver registrada no país de origem, o país de destino deve aceitá-la “tal como está” (em sua forma original), com algumas exceções específicas, embora isso não dispense a necessidade de registrá-la lá.

Mas quando essa janela de prioridade se fecha, ou quando o obstáculo é uma marca idêntica ou similar já registrada, a empresa nessa situação geralmente tem algumas alternativas, nenhuma delas simples. Ela pode negociar com o titular original da marca, geralmente para comprar a marca ou concordar com sua transferência, o que quase sempre envolve o pagamento de um preço alto por algo que a empresa considerava seu mesmo antes do registro existir. Ela pode iniciar um processo judicial para tentar recuperar o uso do nome, com os custos, o tempo e a incerteza que qualquer litígio acarreta. E, nos casos mais extremos, se nenhuma dessas vias for bem-sucedida dentro do prazo necessário para o negócio, a empresa pode ser forçada a abandonar sua entrada naquele mercado com sua própria marca, ou simplesmente adiar sua expansão. Em qualquer um desses cenários, o que era para ser uma expansão planejada se torna um obstáculo que poderia ter sido evitado com a assessoria correta para confirmar a disponibilidade e a viabilidade do registro naquele país, nas classes relevantes para o seu negócio, antes de tomar a decisão de entrar, e não depois.

Licenciamento da marca sem instruções claras

Algumas empresas, para expandir para um novo mercado, não abrem sua própria operação: preferem licenciar sua marca para um distribuidor local, que a utiliza para vender seus produtos ou replicar seu modelo de negócios naquele país. É um caminho mais rápido e com menos investimento do que estabelecer uma subsidiária, e funciona bem desde que o contrato de licenciamento subjacente seja bem estruturado. O problema surge quando esse contrato é informal, genérico ou simplesmente não existe, porque o relacionamento começou com base na confiança e já havia um entendimento tácito de como as coisas seriam conduzidas.

Um contrato de licenciamento mal definido deixa questões em aberto que, mais cedo ou mais tarde, levam a conflitos. O licenciado tem exclusividade naquele país, ou a empresa pode licenciá-lo para outros no mesmo território? O licenciado pode expandir para países vizinhos com a mesma marca, ou seu uso é limitado a um mercado específico? Quais padrões de qualidade devem ser atendidos ao usar a marca, e quem garante o cumprimento desses padrões? Sem cláusulas claras sobre território, exclusividade e controle de qualidade, o licenciante perde um controle significativo sobre sua própria marca, mesmo que, formalmente, continue sendo o proprietário.

O risco mais grave surge quando a estratégia de saída também não está claramente definida: em que condições a licença pode ser rescindida, com que aviso prévio e o que acontece com o uso da marca após o término da relação. Sem isso, a empresa pode ficar vinculada a um parceiro com quem não deseja mais trabalhar, sem conseguir recuperar o controle de sua marca naquele mercado sem recorrer a litígios. E, nos casos mais extremos, se o licenciado tiver registrado a marca em seu próprio nome naquele país (algo que um contrato bem elaborado deve proibir expressamente), a empresa pode perder o controle de sua própria marca no mercado que ajudou a construir.

Licenciar uma marca não se resume apenas a autorizar seu uso; trata-se de definir, por escrito, o escopo dessa autorização e o que acontece quando a relação termina. O que deveria ser uma forma simplificada de expansão sem grandes investimentos pode se tornar uma fonte de conflito quando esses termos não são acordados com a mesma seriedade que qualquer outro ativo essencial do negócio.

Software sem proprietário definido ou regras de uso claras

O terceiro cenário, que está se tornando cada vez mais comum, ocorre em empresas de base tecnológica que passam por processos de investimento ou aquisição. É durante a due diligence, quando um investidor ou comprador analisa detalhadamente os ativos da empresa, que algo antes inquestionado é posto à prova: a propriedade do software que sustenta a operação.

A situação se repete com variações, mas a questão central é sempre a mesma. O código foi desenvolvido por diferentes pessoas ao longo do tempo (funcionários, um freelancer contratado pontualmente, uma empresa terceirizada de desenvolvimento de software, cofundadores que posteriormente deixaram a empresa), e nunca houve um acordo formal de transferência de direitos. A empresa o utiliza, explora e constrói seu modelo de negócios com base nele, mas não consegue demonstrar claramente, por meio de documentação, que é a única proprietária. Enquanto não houver uma terceira parte exigente revisando esses documentos, o problema permanecerá oculto.

O erro reside em presumir que a propriedade é automática. Quando o desenvolvimento é realizado por um funcionário sob um vínculo empregatício, geralmente há uma presunção legal em favor do empregador. Quando o programador é um freelancer contratado por projeto, no entanto, trata-se de um trabalho por encomenda, e sua propriedade é regida, sobretudo, pelo que as partes acordaram. Algo semelhante ocorre quando o desenvolvimento é feito por um dos sócios da empresa, em sua capacidade pessoal, antes ou fora de qualquer vínculo empregatício: nesse caso, o software pertence a ele, a menos que haja uma cessão expressa em favor da empresa, ou que a empresa tenha atuado como a chamada “produtora” do desenvolvimento. E é justamente nesse papel de produtora que o caso de uma fábrica de software merece atenção especial, pois ela frequentemente atua nessa função (organizando, coordenando e encomendando o desenvolvimento), e, nessa condição, pode haver uma presunção legal em seu favor, caso nada tenha sido expressamente acordado a esse respeito. Isso significa que, dependendo de quem encomendou o desenvolvimento e sob qual estrutura legal, a propriedade pode acabar em mãos diferentes daquelas que a empresa assumiu, mesmo sem qualquer intenção maliciosa por parte de ninguém. A empresa pode ter pago pelo trabalho, mas pagar pelo desenvolvimento não equivale, por si só, à propriedade do produto final.

Daí a importância, em qualquer um desses cenários, de um contrato de cessão de direitos que estabeleça claramente a titularidade. Mas a mera existência de tal contrato é insuficiente: ele deve definir precisamente três pontos. Primeiro, o escopo do desenvolvimento, ou seja, qual parte do software ou da tecnologia está efetivamente abrangida pela cessão. Segundo, a titularidade, quem detém os direitos após a conclusão do desenvolvimento. E terceiro, a exploração, o que a empresa pode fazer com o software: usá-lo, modificá-lo, sublicenciá-lo, vendê-lo. Nenhum desses pontos é implícito, e a exclusividade, em particular, deve ser expressamente acordada. Se o contrato não abordar esse ponto, o autor mantém o direito de continuar explorando o mesmo desenvolvimento, ou mesmo de cedê-lo a terceiros, sem que a empresa possa impedi-lo.

Fazer esse pedido depois que o software já foi criado é arriscado, caro e, em alguns casos, simplesmente impossível: depende da disposição do autor em assinar um contrato que não assinou na época. E é justamente durante a due diligence que essa falta de visão se torna evidente. Diante da falta de clareza em relação à titularidade, o comprador ou investidor não presume que tudo esteja em ordem; assume o risco oposto. Solicita esclarecimentos, condiciona o fechamento do negócio à resolução dos acordos pendentes ou simplesmente ajusta a avaliação para baixo para compensar a incerteza. O que era um ativo essencial para a empresa acaba se tornando um passivo não reconhecido, justamente diante da entidade que deveria avaliá-lo com o máximo rigor.

Construído ao longo de anos, perdido num momento de descuido

Esses três cenários compartilham a mesma lógica subjacente: a propriedade intelectual é negligenciada e adiada. O registro da marca no mercado-alvo é atrasado, assim como a formalização dos termos de uma licença por escrito e a transferência dos direitos do software que sustenta o negócio. E esse adiamento continua até o momento em que a empresa se encontra mais vulnerável: diante de uma marca estrangeira já registrada, um relacionamento rompido com um parceiro licenciado ou um investidor que examina cada detalhe minuciosamente. Em todos os três casos, a oportunidade para resolver o problema com calma já se perdeu.
O que distingue as empresas que navegam com sucesso por estes tempos não é simplesmente sorte, mas sim o fato de terem tratado a sua propriedade intelectual como parte da sua estratégia de negócio desde o início, e não como uma formalidade a ser resolvida quando houver tempo livre. Registrar a tempo, licenciar com termos claros e ceder direitos por escrito são decisões que devem ser tomadas muito antes de a expansão, o investimento ou uma venda as tornarem urgentes. Porque a propriedade intelectual, como qualquer ativo estratégico para a expansão, é construída ao longo de anos. E pode ser perdida com um único descuido.

Por Miriam Teresa Colmán, advogada da Altra Legal